定安某某协会是“定安粽子”地理标志证明商标(第12585617号)的注册人,核定使用商品为第30类粽子,商标有效期为2014年2月7日至2024年2月6日。根据《“定安粽子”地理标志证明商标使用管理规则》,使用该商标的商品需产自海南省定安县特定区域,且原料、工艺等需符合特定要求。
一、案情简介
2020年6月,定安某某协会发现海口某某公司生产、海南某某公司销售的粽子外包装上突出标注“定安黑猪肉蛋黄”字样,认为该行为易使消费者误认为产品源自定安县,遂向市场监管部门投诉并提起民事诉讼,要求停止侵权并赔偿经济损失30万元。一审法院认定海口某某公司构成商标侵权,判令其停止生产销售并赔偿6万元。海口某某公司不服,以“正当使用”“在先使用”等理由提起上诉。
二、争议焦点
本案件的争议焦点如下:
(一)海口某某公司使用“定安黑猪肉蛋黄”是否构成商标侵权
上诉人主张:其使用“定安黑猪肉蛋黄”仅为描述粽子原料(黑猪肉、蛋黄来自定安),属于正当使用;且该表述自2010年沿用,系通用名称,不构成商标性使用。被上诉人反驳:涉案标识突出“定安”字样,且包装显著位置标注“品牌粽传统粽”,易使公众误认为产品与“定安粽子”地理标志相关,具有攀附商誉的故意。
(二)赔偿数额是否合理
海口某某公司认为,定安某某协会未举证实际损失,且侵权产品已下架销毁,赔偿金额应低于9000元。定安某某协会主张,参照行业毛利率计算,侵权获利远超一审判决金额。
三、裁判结果
一审法院认为:海口某某公司在粽子包装显著位置突出使用“定安”字样,构成商标性使用,且未证明产品原料全部来自定安或经合法授权,易导致消费者混淆,侵犯地理标志证明商标权。合法来源抗辩成立:海南某某公司作为销售方,提供了合法进货凭证,免除赔偿责任,但需停止销售。酌定赔偿:综合商标知名度、侵权情节等,判赔6万元(含合理费用)。
二审法院(海南自由贸易港知识产权法院)维持侵权认定:“定安黑猪肉蛋黄”标识与涉案商标核心要素“定安”高度关联,且标注方式足以误导公众,不属于正当使用。海口某某公司未提交“在先使用”证据,亦未证明“定安黑猪肉蛋黄”为全国范围内通用名称。调整赔偿数额:因侵权产品已下架且包装已变更,酌情将赔偿额降至1万元。
四、典型意义
(一)地理标志证明商标的保护边界
本案明确了地理标志证明商标的禁用权范围:即使被诉标识未完全复制商标,若核心地名要素(如“定安”)被突出使用,且可能误导公众对商品产地或品质的认知,即构成侵权。法院强调,地理标志的核心功能在于标识商品与产地的特定关联,非授权使用者需严格避让。
(二)正当使用的认定标准
二审判决指出,正当使用需满足“非商标性使用”和“必要性”两个要件。海口某某公司虽主张描述原料来源,但包装已按《预包装食品标签通则》标注配料,额外突出“定安”字样缺乏必要性,故不构成正当使用。
(三)赔偿数额的裁量因素
在权利人实际损失与侵权获利均难以举证时,法院综合考虑侵权情节、整改情况(如下架、更换包装)等因素调整赔偿额,体现了知识产权损害赔偿的“比例协调”原则,兼顾保护权利人与避免过度惩戒。
对于广大生产者、销售者本案具有警示作用,使用地名或地理标志时,生产者、销售者应审慎评估是否构成商标性使用;若商品与地理标志无关,需通过合理标注(如“本产品与某地理标志无关联”)避免混淆。同时,生产者、销售者如果做出积极整改、及时消除影响的举措,很有可能成为酌减赔偿的重要情节,可以显著降低企业的损失。