海外知产新动态 | 韩国公司诉浙江某能源公司美国专利侵权案

一、基本案情

2025年4月，韩国某能源公司向美国国际贸易委员会（USITC）及德克萨斯州东区联邦地方法院提起337调查及平行民事诉讼，指控浙江某新能源企业在美国销售的便携式储能产品侵犯其US9,XXX,XXX号发明专利（权利要求1-20）。韩方同时申请普遍排除令（GEO），要求禁止所有涉案产品进入美国市场。浙江公司涉案产品2024年对美出口额约4,200万美元，一旦GEO生效将面临供应链中断风险。

二、裁判要点

1.国内产业要件（DomesticIndustry）的严格解释

USITC行政法官（ALJ）援引2024年修订的《337调查实务与程序规则》及联邦判例InreCertainMobileDevices，明确国内产业不局限于美国境内销售或仓储，而要求申请人证明在美存在与专利特征相对应的“实质性投资”——包括工厂、研发、工程或技术服务。韩国公司仅提交美国子公司销售数据与库存清单，未能呈现与涉案密封电解液循环通道专利相关的研发或制造活动，故被推定为不满足§1337(a)(3)规定的技术要素投资标准，导致337调查立案基础被削弱。

2.专利侵权认定的“全要素规则”（All-ElementsRule）

联邦法院在技术比对阶段采用Markman听证程序，对权利要求中“密封电解液循环通道”这一结构限定进行解释，认定其要求连续、封闭且可循环的电解液流动路径。被控产品采用半开放通道设计，缺少该限定所必需的密封结构，因此不构成字面侵权；法院亦未进入等同（DoctrineofEquivalents）分析，理由是缺失要素属于专利申请过程中明确放弃的专利审查历史禁止反言（ProsecutionHistoryEstoppel）范围。

3.IPR程序对平行诉讼的阻断效力

被告在USITC立案后30日内向PTAB提起多方复审（IPR），主张涉案专利权利要求1-20相对于欧洲同族审查历史及中国实用新型缺乏新颖性与非显而易见性。PTAB于2025年6月作出立案决定（InstitutionDecision），对权利要求1、5、12、18-20启动复审。联邦法院依据《美国发明法》第18条及35U.S.C.§325(d)裁定中止侵权诉讼，等待IPR结果。该中止裁定实质上迫使韩国公司在专利有效性不确定的情形下重新审视诉讼策略，成为后续和解的关键杠杆。

4.普遍排除令（GEO）的裁量门槛

USITC在初步裁决（InitialDetermination）中强调，GEO的发布需满足侵权成立+国内产业存在+侵权产品大规模进口三要件，且需符合公共利益考量（公共健康、竞争秩序）。由于国内产业要件已被推定缺失，委员会认为不具备颁发GEO的法定前提，遂作出无违规（NoViolation）终裁，并拒绝韩国公司提出的有限排除令替代请求。该裁决进一步确立：在申请人无法证明技术要素投资的情况下，USITC将严格限制GEO适用范围，防止地理标志式“权利滥用”。

三、原告答辩要点

1.国内产业抗辩

技术要素投资：已在美设立研发中心，2023-2024年累计投入1,200万美元用于与涉案专利同族技术的改进与测试，符合35U.S.C.§1337(a)(3)“实质性投资”要求。经济投资替代：即使研发比例较小，美国子公司大规模销售、库存管理及售后技术支持亦构成“与专利特征相关”的辅助投资，应被综合认定为国内产业。

2.专利有效性维持

新颖性与创造性：对比文件（欧洲同族审查报告、中国实用新型）未公开“完全密封且可循环的电解液通道”整体结构，区别技术特征非显而易见。商业成功证据：搭载涉案专利的储能产品在美国市场2024年销售额达2.3亿美元，远高于被告销量，证明专利具备“secondaryconsiderations”。禁反言限制：申请人在审查过程中仅放弃“开放式通道”范围，未放弃“半封闭”等同空间，故应允许进入DoctrineofEquivalents分析。

3.侵权技术比对

字面覆盖：被告产品内部通道在正常工作状态下形成连续电解液回路，虽存在微小间隙，但本领域技术人员视为“实质密封”，应被权利要求“密封”要素覆盖。等同替代：即使认定间隙超出字面范围，被告采用的技术手段（弹性密封圈+负压回路）与专利“密封通道”功能相同、效果相同，且对于本领域普通技术人员为显而易见替换，构成等同侵权。辅助侵权（InducedInfringement）：被告在用户手册中教导客户通过更换密封垫实现“长循环寿命”，符合35U.S.C.§271(b)诱导要件。

4.公共利益与排除令

安全与质量：被告产品缺少密封监测机制，存在电解液泄漏风险，颁发GEO可防止安全隐患进入美国市场。竞争秩序：韩国公司美区产能足以替代被告进口量，不会导致供应短缺或价格上涨，符合USITC公共利益测试。

四、法院判决

1.美国国际贸易委员会（USITC）

2025年9月终裁：认定原告未能满足《关税法》第1337条(a)(3)“国内产业”要件，且被控产品缺少“密封电解液循环通道”技术特征，不构成字面或等同侵权，作出“无违规”（NoViolation）裁定，并拒绝颁发普遍排除令（GEO）及有限排除令。

2.德克萨斯州东区联邦地方法院

基于PTAB已就核心权利要求启动IPR，且原告与被告达成和解协议，法院于2025年9月12日签发《同意撤销令》（StipulatedDismissalwithPrejudice），终止全部侵权诉讼，各方自担诉讼费用，原告永久放弃就同一专利对被告在美销售行为再行起诉的权利。